Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (, 2005 SCC 65), im englischsprachigen Raum populär auch als „Lego Case“ bezeichnet, ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Kanada (Supreme Court of Canada) vom 17. November 2005. Das Gericht bestätigte einstimmig die Verfassungsmäßigkeit von Section 7(b) des kanadischen Trade-marks Act und stellte zugleich fest, dass die markenrechtliche Funktionalitätslehre (doctrine of functionality) auch auf nicht eingetragene Marken anwendbar ist. Das Urteil zählt neben Interlego AG v. Tyco Industries Inc. zu den zentralen Entscheidungen der Lego-Rechtsprechungsgeschichte und markiert den Übergang von der Patent- zur Marken-Ära im Rechtsstreit um die Klemmbausteinform.

Hintergrund

Kirkbi AG, Teil der Lego Group, hielt zuvor Patente auf Form und Konstruktion des Lego-Steins, die in Kanada und anderen Ländern ausgelaufen waren; das letzte kanadische Patent erlosch 1988.Kirkbi SCC 2005, Rn. 4. Das Unternehmen Ritvik Holdings Inc. (später Mega Bloks Inc.) stellte daraufhin mit den Lego-Steinen kompatible Klemmbausteine unter dem Namen „Mega Bloks“ her. Kirkbi versuchte, die Form seiner Steine als Marke eintragen zu lassen, was vom kanadischen Markenregister abgelehnt wurde.Kirkbi SCC 2005, Rn. 6. Daraufhin machte Kirkbi ein nicht eingetragenes Markenrecht an dem charakteristischen, orthogonalen Noppenmuster auf der Oberseite jedes Bausteins geltend und stützte sich dabei auf Section 7(b) des Trade-marks Act sowie auf das Common-Law-Delikt des passing off (unlauterer Wettbewerb durch Herkunftstäuschung).Kirkbi SCC 2005, Rn. 7.

Ritvik bestritt jede Verletzung und erhob Widerklage mit dem Antrag auf Feststellung, weiterhin berechtigt zu sein, seine Bausteine und zugehörigen Teile in Kanada herzustellen, anzubieten und zu verkaufen.

Vorinstanzen

Federal Court

Richter Gibson wies Kirkbis markenrechtliche Klage ab und stellte fest, dass Kirkbi zwar ein nicht eingetragenes Markenrecht an der Aufschrift „LEGO“ auf jeder Noppe zustehe, rein funktionale Merkmale jedoch keinen Markenschutz genießen könnten. Zudem habe Kirkbi zwar Goodwill an der besonderen Steinkonfiguration erworben, aber nicht nachgewiesen, dass Ritvik sein Produkt vorsätzlich falsch dargestellt habe.Kirkbi (FCT), zitiert nach Kirkbi SCC 2005, Rn. 10.

Federal Court of Appeal

Die Berufung wurde mehrheitlich zurückgewiesen. Richter Sexton befand, dass die Funktionalitätslehre auf Marken anzuwenden sei, unabhängig davon, ob diese eingetragen seien oder nicht.Kirkbi SCC 2005, Rn. 11. Richter Pelletier vertrat in seinem Minderheitsvotum die gegenteilige Auffassung: Die „LEGO“-Marke könne trotz ihrer Funktionalität Grundlage einer Passing-off-Klage sein, die Funktionalitätslehre sei durch Gesetzesänderungen nicht mehr Teil des kanadischen Markenrechts für nicht eingetragene Marken, und die Voraussetzungen des passing off seien erfüllt, da Verwechslungsgefahr zwischen den Produkten nachgewiesen worden sei.Kirkbi SCC 2005, Rn. 12.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

In einem einstimmigen, von Richter LeBel verfassten Urteil wies der Oberste Gerichtshof die Berufung zurück. Das Gericht entschied:

Section 7(b) des Trade-marks Act liegt innerhalb der Gesetzgebungskompetenz des kanadischen Parlaments (intra vires), und Kirkbis Passing-off-Klage nach Section 7(b) ist abzuweisen, da sie durch die Anwendung der Funktionalitätslehre ausgeschlossen ist.

Verfassungsmäßigkeit

Erst vor dem Obersten Gerichtshof stellte Ritvik die Verfassungsmäßigkeit von Section 7(b) infrage. Richter LeBel bejahte diese und führte aus, der Eingriff von Section 7(b) in die Gesetzgebungskompetenz der Provinzen sei minimal, da die Norm remedialer Natur und durch die übrigen Bestimmungen des Gesetzes in ihrer Anwendung begrenzt sei; der Trade-marks Act sei zudem eine gültige Ausübung der allgemeinen Handels- und Gewerbekompetenz des Bundes (trade and commerce power).Kirkbi SCC 2005, Rn. 20–36.

Funktionalitätslehre

Unter Verweis auf Rechtsprechung, die bis in das Jahr 1964 zurückreicht (Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.), hielt LeBel fest, es sei gefestigte Rechtslage, dass ein Gegenstand mit funktionalem Nutzen oder funktionaler Eigenschaft nicht Gegenstand einer Marke sein könne.Kirkbi SCC 2005, Rn. 45, unter Verweis auf Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd., SCR 351. Das Gericht verwies darauf, dass der Trade-marks Act „utilitaristische Merkmale einer unterscheidungskräftigen Gestaltung“ ausdrücklich vom Markenschutz ausnehme,Kirkbi SCC 2005, Rn. 43. und begründete dies mit der Gefahr einer unzulässigen Ausdehnung von Monopolrechten auf die Produkte selbst sowie einer Behinderung des Wettbewerbs bei Waren mit denselben technischen Eigenschaften.Kirkbi SCC 2005, Rn. 52.

Passing off

Obwohl das Gericht den Fall bereits mangels markenrechtlicher Anspruchsgrundlage entschied, prüfte es auch das Common-Law-Delikt des passing off und benannte drei Tatbestandsvoraussetzungen: das Bestehen von Goodwill, eine Täuschung der Öffentlichkeit durch Falschdarstellung sowie einen tatsächlichen oder potenziellen Schaden des Klägers.Kirkbi SCC 2005, Rn. 66 f., unter Verweis auf Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc., 3 SCR 120. Kirkbis Klage scheiterte bereits an der ersten Voraussetzung, da die behauptete Unterscheidungskraft des Produkts gerade in Verfahren und Techniken bestand, die inzwischen branchenüblich geworden waren.Kirkbi SCC 2005, Rn. 69.

Bedeutung

Kirkbi zählt neben General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing zu den grundlegenden Entscheidungen zur Reichweite der bundesstaatlichen Handels- und Gewerbekompetenz.Bernstein & Huggins 2006, S. 736. In der rechtswissenschaftlichen Rezeption wird das Urteil zudem als Anreiz für Hersteller funktional-modularer Produkte gedeutet, durch geschicktes Branding und Marketing eigenständige Unterscheidungskraft zu erzeugen, die markenrechtlich schutzfähig ist.Robertson 2004, S. 146.

Für die Lego-Rechtsprechungsgeschichte markiert Kirkbi den ersten von mehreren Fällen, in denen Gerichte die reine Klotz- bzw. Noppenform als markenrechtlich nicht schützbar einstuften – vergleichbare Entscheidungen folgten 2010 durch den Europäischen Gerichtshof zur EU-Gemeinschaftsmarke sowie 2004/2009 im Verfahren LEGO gegen Best-Lock in Deutschland.

Weblinks Volltext des Urteils auf CanLII (englisch) SCC Case Information, Docket 29956 (englisch)

Quellen

Andrew Bernstein, Sarah Huggins: Considering the Constitutionality of the Trade-marks Act: a Case Comment on Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. In: Intellectual Property, Bd. XII, Nr. 3, Federated Press, 2006, S. 734–736.

Peter Bowal, Christopher Bowal: What if ... the stud does not function? In: Michigan State Law Review, 2008, S. 389–399.

Sean Robertson: NO LEGO, YES LOGO: The Federal Court of Appeal Protects Innovation in Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc. In: Canadian Journal of Law and Technology, Bd. 3, Nr. 3, 2004, S. 141–147.

Einzelnachweise

Kategorie:Gerichtsentscheidung (21. Jahrhundert) Kategorie:Recht (Kanada) Kategorie:Markenrecht Kategorie:Lego