Absolute Schutzhindernisse

Absolute Schutzhindernisse sind der Sammelbegriff für zahlreiche gesetzliche Tatbestände, die der Eintragbarkeit eines Zeichens als Marke im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts entgegenstehen. Den Gegensatz hierzu bilden relative Schutzhindernisse, bei denen es sich um vorrangige Kennzeichenrechte und sonstige Rechte Dritter handelt.

Ursprung Die meisten im Markengesetz (MarkenG) normierten absoluten Schutzhindernisse gehen auf § 4 Abs. 1 und 2 des früheren Warenzeichengesetzes (WZG)Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II, S. 134) in der Fassung vom 2. Januar 1968 (BGBl. I, S. 29), abgelöst am 1. Januar 1995 durch das Markengesetz zurück, wo sie in Katalogform aufgelistet sind. In § 5 Abs. 1 WZG verwendet der Gesetzgeber unter Hinweis auf § 4 die Bezeichnung „Eintragungshindernis“.

Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL) Das geltende MarkenG wurde aufgrund von Art. 1 Markenrechtsreformgesetz (MRRG)Gesetz zur Reform des Markenrechts vom 25. Oktober 1994, BGBl I, S. 3082 erlassen, welches seinerseits auf der Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL)Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988, Richtlinie 89/104/EWG; ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1 beruht und diese hierbei in enger Anlehnung in nationales Recht umsetzt. Die absoluten Schutzhindernisse sind – wiederum als „Eintragungshindernisse“ bezeichnet – in Art. 3 Abs. 1 lit. a bis h und – fakultativ – Abs. 2 lit. a bis d MarkenRL aufgelistet und haben größtenteils Eingang in Abs. 1 und 2 MarkenG gefunden.

Absolute Schutzhindernisse im Markengesetz Die Besonderheit des § 3 Abs. 2 MarkenG Es fällt auf, dass ein Teil der in Art. 3 Abs. 1 MarkenRL im Zusammenhang katalogisierten absoluten Schutzhindernisse, nämlich diejenigen nach lit. e, herausgelöst in Abs. 2 MarkenG gesondert aufgeführt sind. Es handelt sich hier um Zeichen, die dem Schutz als Marke deshalb nicht zugänglich sind, weil sie „ausschließlich aus einer Form bestehen“. Die Form kann „durch die Art der Ware selbst bedingt“ oder „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich“ sein oder „der Ware einen wesentlichen Wert“ verleihen. Der Grund für die Herauslösung aus dem Gesamtkatalog des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL ist darin zu sehen, dass die in Rede stehenden drei Ausschlussgründe der Schutzfähigkeit für die beiden Markenkategorien wirken sollen, nämlich einerseits für die Kategorie der durch Eintragung erlangten Marke, Nr. 1 MarkenG andererseits für die Kategorie des durch Verkehrsgeltung infolge Benutzung (unmittelbar) erworbenen Markenschutzes, § 4 Nr. 2 MarkenG.Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, Rn 4 zu § 3 MarkenG

Die Besonderheit des § 8 Abs. 1 MarkenG Hier geht es um die in Art. 2 MarkenRL normierte Schutzvoraussetzung der graphischen Darstellbarkeit einer Markenform. Diese in der MarkenRL also an sich positiv formulierte Schutzvoraussetzung wird in § 8 Abs. 1 MarkenG – negativ – als absolutes Schutzhindernis umgesetzt. Gleichwohl handelt es sich bei dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nicht um ein absolutes Schutzhindernis, sondern um ein zwingendes Erfordernis der Markenfähigkeit. Der Gesetzgeber des Markengesetzes war der Meinung, das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit dürfe nicht im Zusammenhang mit dem Markenbegriff des § 3 MarkenG geregelt werden.Fezer, (Einzelnachw. 4), Rn 11 zu § 8 MarkenG Denn es passe nicht für alle zu unterscheidenden drei Kategorien von Marken i. S. v. § 4 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG. Nach der Systematik des Markengesetzes gilt somit das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nur für angemeldete und eingetragene Marken.

Überwindbare Schutzhindernisse, § 8 Abs. 3 MarkenG Ein vergleichsweise kleiner Teil der in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG katalogisierten absoluten Schutzhindernisse lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen überwinden. Rechtsgrundlage hierfür ist § 8 Abs. 3 MarkenG, wonach eine Marke von der Eintragung im Markenregister dann nicht ausgeschlossen ist, wenn sie „sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat“. Diese Ausnahmeregelung gilt allerdings nur für die in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG aufgelisteten Markenarten. Es sind dies: a) Marken, „denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1), b) Marken, die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2), und c) Marken, die aus Gattungsbezeichnungen bestehen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3).

Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Die höchstrichterliche Rechtsprechung versteht Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.BGH in: Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1995, S. 408 Diese Definition folgt in ihrem Wortlaut weitgehend der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 MarkenG. Allerdings ist zu beachten, dass die vorgenannte Norm von Unterscheidungseignung spricht. Hierbei handelt es sich um eine generelle (abstrakte) Fähigkeit eines Kennzeichens, überhaupt Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese abstrakte Unterscheidungseignung vermag im Falle ihres Fehlens nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden zu werden.Fezer (Einzelnachw. 4), Rn 206 zu § 3 MarkenG Durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden kann vielmehr nur das Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft des Zeichens bezüglich der von ihm konkret umfassten Waren oder Dienstleistungen. Fehlt (nur) die in Rede stehende konkrete Fähigkeit der angemeldeten Marke, so handelt es sich um das Schutzhindernis (Eintragungshindernis) des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, welches – gegebenenfalls – im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwindbar ist.

Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Unter dem Sammelbegriff „beschreibende Angaben“ sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Zeichen oder Angaben zusammengefasst, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Für derartige beschreibende Angaben besteht grundsätzlich ein Freihaltebedürfnis der Marktteilnehmer.

Gattungsbezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Hierunter versteht § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Kennzeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Grundsätzlich unterliegen die vorgenannten Zeichen oder Angaben ebenso wie die oben erläuterten „beschreibenden Angaben“ einem Freihaltebedürfnis.

(Weitere) Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 MarkenG Benutzung Die oben detailliert aufgeführten absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG müssen durch Benutzung der (angemeldeten) Marke für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen überwunden worden sein. Hierbei muss es sich um eine Benutzung des Zeichens als Marke im Marktwettbewerb handeln, bei der alle markenrechtlich erheblichen Funktionen der Marke verwirklicht werden können. Beispiele: Verwendung beim Produktabsatz als Unterscheidungszeichen und/oder bei der Produkt- oder Imagewerbung des Unternehmens. Wesentlich ist auch die Dauer der Benutzung, wobei ein Markengebrauch über einen längeren Zeitraum zu fordern ist.BGH, in: GRUR 1959, S. 599 f

Durchsetzung im Verkehr Die angemeldete Marke muss sich infolge ihrer (ernsthaften) Benutzung (siehe oben) als ein produkt- oder dienstleistungsidentifizierendes Unterscheidungszeichen durchgesetzt haben. Und zwar muss die Durchsetzung des Zeichens als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten oder -dienstleistungen im Verkehr, also im Marktwettbewerb erworben worden sein.So bereits Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., München 1985, S. 360, Rdn. 108 zu § 4 Abs. 3 WZG

Produktbezug Es genügt nicht, dass sich die angemeldete Marke für irgendwelche Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat. Vielmehr muss die Verkehrsdurchsetzung exakt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen erfolgt sein, für welche die Eintragung der Marke beantragt wird. Demgemäß reicht es auch nicht aus, wenn der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für Waren oder Dienstleistungen im Ähnlichkeitsbereich der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen geführt wird.Fezer, (Einzelnachw. 4), Rn 424 zu § 8 MarkenG

Beteiligte Verkehrskreise Schließlich muss sich die angemeldete Marke „in den beteiligten Verkehrskreisen“ durchgesetzt haben. Als beteiligte Verkehrskreise im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG sind die Kreise zu verstehen, in denen das Zeichen Verwendung finden soll oder Auswirkungen zeitigen wird.BGH, in: GRUR 1986, S. 894 f In erster Linie handelt es sich demgemäß bei den beteiligten Verkehrskreisen um die Endabnehmer der betreffenden Waren oder Dienstleistungen. Hierfür kommen allerdings nicht nur die tatsächlichen Abnehmer, sondern auch alle potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen in Betracht. Allerdings genügt es zur Überwindung der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung nicht, wenn das angemeldete Zeichen sich nur bei einem vergleichsweise kleinen Teil der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt hat. Vielmehr fordert die Rechtsprechung grundsätzlich einen Anteil von mindestens 50 % der beteiligten Verkehrskreise,BGH, in: GRUR 1990, S. 360 f der jedoch im konkreten zu entscheidenden Einzelfall auch durchaus deutlich darüber liegen kann.

Unüberwindbare Schutzhindernisse

Allgemeines Der weitaus größte Teil der absoluten Schutzhindernisse lässt sich nicht überwinden. Das gilt insbesondere für die in § 8 Abs. 2 MarkenG aufgelisteten Schutzhindernisse (Ausnahmen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG, siehe oben), ebenso aber auch für die Ausschlussgründe der §§ 3 Abs. 2 und 8 Abs. 1 MarkenG (siehe hierzu die oben stehenden Ausführungen).

Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG Täuschende Marken, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Nach dem Wortlaut der Norm sind Marken „von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen“. Hierdurch soll die Allgemeinheit vor täuschenden Marken geschützt werden. Dabei ist in erster Linie an die Verbraucher und die Mitbewerber (des Markenbenutzers und -anmelders) gedacht, was durch den Begriff „Publikum“ deutlich wird. Vgl. hierzu schon die Spruchpraxis des Deutschen Patentamts (DPA) zu § 4 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt., des früheren WZG.so z. B. Entscheidung des DPA, in: Zeitschrift „Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen“ (BlPMZ) 1953, S. 350 Durch die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG wird Art. 3 Abs. 1 lit. g MarkenRL in deutsches Markenrecht umgesetzt. Sie entspricht zugleich auch Art. 7 Abs. 1 lit. g Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMarkenV).Verordnung (EG) Nr. 40/94 Die Aufzählung der Täuschungsmöglichkeiten in § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist nicht abschließend, worauf das Wort „insbesondere“ hindeutet. Wird eine an sich nicht täuschende Marke „nur“ in irreführender Weise verwendet, so ist nicht § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG einschlägig. Allerdings liegt dann ein Verstoß gegen , und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) wegen Wettbewerbswidrigkeit vor.